本土化与差异化——谈马德里国际注册商标驳回复审案件的办理
2020-08-13 商标 廖辰

马德里国际注册商标制度,是世界范围内的商标保护体系中的重要组成部分。由于注册程序的便捷,很多马德里公约成员国内的商事主体会选择马德里注册来开展其在不同成员国境内的商标战略。当然,由于在马德里商标的专用权延展至不同国家的过程中,需要经过目标成员国当地的商标管理部门的审查,若马德里注册商标在某一国内专用权的延展违反了该国相关的法律规定,其同样会遭到驳回。那么律师办理此类马德里商标延展至中国的驳回复审案件应当注意哪些要点,笔者就以一个案件为例子来分享一下相关经验:

在(2019)京73行初1459号行政诉讼案中,原告利勒伯格有限公司,因不服被告国家知识产权局作出的商评字[2018]第0000165275号关于国际注册第1305677号“JORDAN”商标驳回复审决定书,向北京知识产权法院起诉。本案原告仅针对申请商标在第21类“清洁用物品,包括牙刷、齿间牙刷、牙签、牙线”商品上延展至中国的申请被驳回而提起诉讼。根据被告的决定,构成原告在第21类商品上的注册申请的在先障碍有三枚商标,其中两枚已因连续三年不使用而被撤销且决定已生效,第三枚为第15391479号“乔盾JORDON”商标,核定使用在第21类“家务手套,抛光用手套,园艺手套”商品上(2112群组),而申请商标“清洁用物品,包括牙刷、齿间牙刷、牙签、牙线”商品所覆盖的群组为2108/09/12群组。

由上述案情可见,申请商标的上述商品被第15391479号商标在2112群组上的在先注册所阻挡。但鉴于马德里国际注册商标的特殊性,其商品描述并不会依照区分表自动转化为标准商品,而是会保留马德里国际注册商标的相关商品信息(实际上与该商标在马德里申请时的基础注册商标的商品描述一致),再由国家知识产权局国际处审查员翻译成中文后,根据该商品描述所涉及的功能用途与特点来选择将其归入区分表的相关群组。也就是说,马德里国际注册的同一个商品描述,有可能会覆盖多个小群组,以本案申请商标的“清洁用物品,包括牙刷、齿间牙刷、牙签、牙线”为例,其就涉及到了2108群组的“刷牙用具”类商品、第2109群组的“牙签”类商品以及第2112群组的“家务用具”类商品,故该商品同时覆盖上述3个小群组。

那么问题来了,马德里注册商标的某个商品覆盖了多个小群组,只要有一个小群组存在在先注册障碍,那么马德里注册商标的专用权延展申请就无法在该商品上获得批准,这也就是本案当事人遇到的难题。仔细审视本案申请商标的商品“清洁用物品,包括牙刷、齿间牙刷、牙签、牙线”,你应该能发现其文字描述主要强调了“牙刷、齿间牙刷、牙签、牙线”,这些商品只与2108群组的“刷牙用具”类商品与第2109群组的“牙签”类商品相关。而导致该商品被判定同时覆盖2112群组“家务用具”类商品的原因是其中的描述包含这五个字“清洁用物品”。这类较为宽泛的描述在马德里注册商标的商品描述中较为常见,看上去能够体现广泛的专用权,但是在专用权延展至中国的过程中就比较容易“拉仇恨”了。这种描述因为涉及面太广,很可能导致相关商品覆盖了多个小群组而导致“树敌无数”,从而导致申请商标被某个在先障碍阻挡而无法在该商品上在中国获准注册。

对于办理此类案件,只要了解障碍存在的原因,那么解决起来也并不费劲。代理律师在办理此类案件时,应当建议商标注册人先行进行查询,发现存在的障碍后,确定这些阻挡商标注册人马德里注册商标专用权国内延展申请的“障碍”究竟包含多少商品类别,然后筛查商标注册人的马德里注册商标所覆盖商品的专用权范围。如果该马德里注册商标的指定商品包含上文中因为描述太过宽泛而横跨多个商品群组的商品,为了减少注册障碍的需要,则应当建议商标注册人向世界知识产权组织提交商品限定申请。回到本案,本案中,若商标注册人在提起延展申请时,将商品限定为“牙刷、齿间牙刷、牙签、牙线”,主动缩小了自己商标专用权的范围,就能够避开上文中所述引证商标的阻挡。限定申请提交后,世界知识产权组织一般需要三个月左右的时间将其审理完毕并公告,随后世界知识产权组织会将相关通知送达国家知识产权局国际处进行进一步审核,该审核步骤同样大约需要三个月左右的时间。在审理完成后,国家知识产权局会变更相关商标的信息,变更后的信息可以在中国商标网上查询到。

然而,本案中,由于这是已经经过复审审查的马德里商标专用权延展申请,则商标注册人即使此时提起商品限定申请,也会被认为是一件新的商标注册申请。因为依照审查原则,商品仅能够放弃,而不能删改,即使是马德里注册商标指定的与分类表描述不一致的商品,同样也要遵循此原则。

从本案的办理过程中,我们可以总结出,马德里商标的商品因为不规范而在将其“本土化”(翻译)的过程中容易引来不必要在先障碍,则作为代理律师,要根据当事人主要的业务范围和具体商品情况,向当事人建议有目的地缩小自己专用权的范围,通过“差异化”规避障碍,从而顺利获准注册。

北京正理律所律师李淑华带领的法律服务团队为利勒伯格有限公司提供了本案一审、二审诉讼的全程法律服务。

业务领域:
商标异议、商标无效宣告、商标撤销、商标驳回复审及其他评审案件,诉讼及非诉业务
此案件代理人
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