灵活应用“中心打击”保护商标
2020-07-07 商标 韩霞

何为 “中心打击”?
    根据《商标国际注册马德里协定》以及《商标国际注册马德里协定有关议定书》的相关条款,“中心打击”被概括表述为“在注册之日起五年期满前,如果基础申请、原注册或基础注册在指定的全部或部分商品和服务上分别被撤回、失效、放弃或者最终被驳回、撤销、注销或者宣布无效,无论其是否全部转让,也不能再要求国际注册给予保护”。

定义分析:
1、“中心打击”有最基本的时间点限制,即国际注册之日起五年内。如一件商标国际注册日为2015年5月16日,那么该商标在2020年5月16日之前都会有遭遇“中心打击”的风险。

2、基础申请/注册的无效情况不仅包括申请人主动地撤回、放弃续展、申请注销等等之类造成的失效,还包括商标最终被官方驳回、官方裁决的第三人撤销等等。在这些无效的情况里,非由申请人主动提出的促使无效的情况需要更加注意。举例说明,基础申请虽被驳回,但申请人会进行复审、诉讼等等程序,这样就涉及到“中心打击”另外一个时间点的问题,即基础申请虽在五年内被驳回、异议、撤销等等,但决定该基础申请状态的终局裁决很有可能是在五年后做出的,那么是否还能适用“中心打击”原则呢?根据《商标国际注册马德里协定》以及《商标国际注册马德里协定有关议定书》中对“中心打击”的概括表述,我们认为答案是肯定的。也就是说,当五年期限终止前已进行的程序于该期限结束后才做出基础申请、原注册或基础注册的驳回、撤销、注销或无效终局决定时,无论其是否全部转让,也不能再要求国际注册给予保护。所以,虽然五年是国际注册和其基础申请、原注册以及基础注册相独立的一个时间节点,但是以上也可看作是此独立原则的一个例外。

这一点国内申请人要特别注意,因为经常会有国内企业想要基于其国内基础申请(受理通知书)申请马德里国际注册,但是又担忧其基础申请还没有获取注册,所以马德里国际注册会有中心打击的风险。需要肯定的是,确实会有这种风险,但必须认识到绝不仅仅是因为其基础申请还未获准注册,所以才会产生这种风险。而是任何一件商标,无论是注册与否,只要是基于其进行马德里国际注册,都会面临基础商标被撤销或无效等等而使其国际注册归于无效的情形。所以如果因为担忧中心打击而一定要等到基础商标获准注册后才推进马德里国际注册真的不是企业的明智选择。更何况,即使真的遭遇中心打击,完全有机会将其转为各国国内申请。

中心打击尽管有上述让申请人担忧的一面,但另一方面,灵活应用这一原则,会更加高效的保护企业的商标,以下是几件应用“中心
打击”成功保护商标的案例:

案例一:
A国际注册商标于2016年5月16日获得国际注册并指定延伸至中国获准注册。B企业在国内申请的商标被引证此国际注册商标予以驳回,随后针对此国际商标提出撤销三年不使用申请(以下简称“撤三”)。在撤三审理过程中,我司通过和此国际商标所依据的基础商标所在原属国的合作律师沟通得知此商标的基础注册已经被其原属国最高行政法院终局裁决撤销,该基础商标在原属于已经无效。得知这一新情况后,我司一边指令外方律师将这一基础商标已经无效的事实向其原属国说明,请求原属国主管部门通知国际局(WIPO),督促WIPO尽快公告基础商标无效的通知;另一边,积极和中国商标局沟通说明情况,请求其暂缓撤三审查。最终该国际标在中国的注册无效。

案例二:
A企业的国内商标注册在第8类上的部分商品被B企业申请无效,后经过诉讼程序,最终A商标的部分商品被裁定予以无效。后B企业基于其国内申请进行马德里国际注册延伸至其他国家,但被A企业的国际商标阻挡。从而B企业始发现原来A企业之前已经基于其第8类的国内注册申请了马德里国际注册,B企业在各国进行驳回复审的同时,与中国商标局国际处积极沟通关于A企业国内商标已经部分无效的情况。经商标局核查无误,通知了国际局A企业国内商标已经部分无效的情况,国际局及时处理,B企业在各国的注册顺利获准。

马德里国际商标的流程较国内申请会稍显复杂,而精通马德里国际注册的整体流程和各种特别规定,熟练运用马德里国际注册的这些技术保护规则,一定会对企业商标整体的保护有所裨益。

业务领域:
商标注册申请、转让、续展、许可备案、商标异议、撤销、商标评审、法律咨询、商标海外业务等
此案件代理人
韩霞 资深商标代理人 联系电话:010-68390850
邮箱:ip2@janlea.com.cn
擅长领域:商标注册申请、转让、续展、许可备案、商标异议、撤销、商标评审、法律咨询、商标海外业务等
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