在先商标的延续性申请并不当然获准注册
2020-06-16 商标 李畅

案情简述

2014年10月31日,东莞丝丽雅电子科技有限公司(下称“丝丽雅公司”)申请注册第15614888A号“SEPHORA”商标(下称“被异议商标”),指定使用于第35类“电视商业广告;广告;商业管理辅助;替他人推销;人事管理咨询;商业企业迁移;办公机器和设备出租;会计;寻求赞助;市场推销”服务上,2015年11月13日,该商标获得初审公告。异议期内,我所代表客户丝芙兰针对该商标提起异议申请,提出被异议商标与引证的“SEPHORA”系列商标(下称“引证商标”)构成近似商标,被异议商标侵犯了丝芙兰的在先商号及域名权等主张。

行政审理阶段,商标局认为:被异议商标与引证商标已构成使用在同一种或类似服务上的近似商标,被异议商标应不予核准注册。商评委在支持商标局决定的基础上,认为:被异议商标同时损害了异议人的商号权益。

新的抗辩理由

法院一审阶段,丝丽雅公司辩称,其早于1999年10月25日(早于诸引证商标申请日前)在35类申请了商标号为1487316的“SEPHORA”商标(下称“在先商标”),本案被异议商标与其在先申请的商标完全相同,被异议商标是其在先商标的延续,理应同样被核准注册。

我所观点

《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》三、混淆误认的判断问题:7、商标注册人对其注册的不同商标享有独立的商标专用权,其先后注册的商标之间不当然具有延续关系。
8、商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度,从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起,并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的,基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。
9、基础商标注册后、在后商标申请前,他人在同一种或者类似商品上注册与在后商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度,在基础商标未使用或者虽然使用但未产生知名度、相关公众容易将在后申请的商标与他人之前申请注册并有一定知名度的商标相混淆的情况下,在后商标申请人主张其系基础商标的延续的,不予支持。

本案中,丝丽雅公司主张的在先商标正处于撤销三年不使用案件审理中,该案中其是以“有不使用的正当理由”来主张维持第1487316号商标注册有效性。仅从其抗辩角度来看,其在先商标并未使用,根本不存在所谓可延续至在后商标之上的通过使用而获得的商业信誉。因此,在先商标并不能成为本案被异议商标获准注册的理由。

一审判决

本案争议焦点为被异议商标是否违反商标法第三十条、第三十一条的规定。本案中,东莞丝丽雅电子科技有限公司明确对被异议商标相对于引证商标构成使用在同一种或类似服务上的相同或近似商标的认定无异议,其异议在于其拥有已经核准注册的在先商标。本院认为,即使丝丽雅公司拥有在先注册商标,在进行新的商标注册时,也不得违反商标法第三十条和第三十一条的规定。综上,驳回了丝丽雅公司的诉讼请求。

二审判决

本院认为,商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权,先后注册的商标之间不当然具有延续关系,在先注册商标的商誉也不当然延续至在后申请的商标。且本案中,丝丽雅公司所主张的第1487316号“SEPHORA”商标已因连续三年不使用被公告撤销,故其有关被异议商标基于延续在先商标商誉而获得可注册性的主张,缺乏事实基础,本院不予支持。

简评

避免混淆是商标法的重要价值目标之一,相关商标能否被核准注册需要依据避免混淆等原则作出综合判断。同一商标申请人在先已经注册商标的存在并不必然产生在后申请的近似商标被核准注册的结果,只有在先商标经过使用具有较高知名度时,在后申请商标才会构成在先注册商标的延续。从本案来看,并没有充分证据证明在先商标具有知名度,与此相反,引证商标被证明具有较高知名度和显著性,因此,若被异议商标被核准注册,会使相关公众对服务来源产生混淆误认。

对于同一商标申请人在先已注册商标对在后申请的近似商标可注册性的影响,笔者还找到了2篇既往判例可供参考,如有兴趣,可查阅(2014)京知行初字第182号“同济堂”案、(2016)最高法行申3385号“欧普”案。

业务领域:
商标异议、商标无效宣告、商标撤销、商标驳回复审及其他评审案件、商标行政诉讼、法律咨询等
此案件代理人
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